Definizione e ambito di applicazione
La tutela del marchio può essere estesa non solo a livello comunitario, ma anche a livello internazionale. Il titolare di una domanda o di una registrazione di marchio italiano, con istanza scritta indirizzata al competente Ufficio Marchi nazionale (in Italia, anche tramite le Camere di Commercio) o all’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) se titolare di un marchio europeo, può chiedere di trasmettere all'Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà intellettuale di Ginevra, la richiesta di registrare tale marchio con effetto nei Paesi aderenti al Sistema Internazionale di Madrid designati dal richiedente stesso.
Il marchio internazionale non è un marchio con efficacia sovranazionale (al contrario del marchio comunitario); si indica, infatti, con tale denominazione, una speciale procedura che permette, attraverso l’OMPI/WIPO di Ginevra, di chiedere con un'unica domanda, la registrazione del proprio marchio in più Paesi. Il marchio internazionale rappresenta, quindi, un documento unico che rispecchia un unico procedimento di registrazione in sede internazionale, una sorta di fascio di marchi nazionali, ciascuno dei quali è tutelato nel Paese cui appartiene, in base alla disciplina interna vigente in quel Paese. Il richiedente, dunque, sarà titolare di tanti marchi nazionali quanti sono gli Stati in cui ha chiesto il deposito.
La registrazione internazionale dura 10 anni ed è rinnovabile. Nel corso dei primi 5 anni il marchio internazionale dipende da quello per primo registrato nel Paese d’origine; dopo di che, ne diviene indipendente e non risentirà più dell’eventuale venir meno della tutela nel Paese d’origine. Se entro sei mesi dalla data in cui viene depositato un marchio nazionale se ne estende la validità a livello internazionale, è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito. In questo modo il deposito internazionale si considera effettuato nello stesso giorno di quello nazionale. Allo scadere dei sei mesi, si potrà comunque depositare il marchio internazionale, senza poter più rivendicarne la priorità.
Il sistema del marchio internazionale consente una progressiva estensione della tutela territoriale del marchio: è possibile cioè designare all'atto del deposito della domanda solo alcuni Stati e successivamente estendere la registrazione ad altri Stati aderenti al sistema, senza limiti di tempo. Paesi aderenti all'Accordo e al Protocollo di Madrid.
Back to topModulistica e istruzioni
Per ottenere la registrazione internazionale dei marchi originariamente depositati in Italia, per i Paesi che hanno aderito al Sistema di Madrid, occorre presentare domanda in bollo (vedere fac-simile a lato) presso l’Ufficio Brevetti e Marchi delle Camere di commercio allegando i seguenti documenti:
- Formulario OMPI in duplice copia dattiloscritto e compilato nella lingua del modulo.
- Riproduzioni del marchio nitide e identiche al marchio di base, non superiori a cm 8x8, a colori ovvero in bianco e nero, qualora il richiedente rivendichi o meno uno o più colori come elemento distintivo
- Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 + ulteriori € 34,00 per l’eventuale lettera di incarico (vedi punto 6)
- Attestazione di versamento delle tasse internazionali a favore dell' OMPI; per calcolare gli importi dovuti si può utilizzare lo strumento "International Registration of Marks - Fee Calculation".
- Marca da bollo da € 16,00 e attestazione di versamento dei diritti di segreteria:
- € 40,00 per il rilascio della copia semplice del verbale di deposito
- oppure € 43,00 ed una marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio della copia autentica del
verbale di deposito - Eventuale atto di procura o lettera d'incarico in bollo da € 16,00 solo se per il deposito della domanda è stato conferito incarico ad un Avvocato oppure ad un Mandatario, iscritto nell’Albo dei consulenti in proprietà industriale.
Sul sito dell'OMPI è disponibile un "International Application Simulator" per verificare la correttezza della scelta dei moduli da compilare e dei costi da sostenere. L’elenco completo dei moduli di domanda per la registrazione di marchio internazionale, delle tasse, delle note esplicative e dei fac-simile si trova agli indirizzi:
Dal 20 dicembre 2021 è attiva sulla piattaforma dei servizi on line dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (https://servizionline.uibm.gov.it), la nuova procedura per il deposito telematico delle domande internazionali basate su domande o registrazioni nazionali di marchio.
Per approfondimenti:
Back to topI servizi per le imprese che operano sui mercati esteri
La Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - U.I.B.M. mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese che intendono internazionalizzare, due nuovi servizi: “L’Esperto risponde” ed un servizio informativo gratuito, svolto con la collaborazione di esperti volontari iscritti all’ordine dei consulenti in proprietà industriale, sulla protezione dei diritti di proprietà industriale in Cina, in Russia e in Brasile.
I servizi hanno l’obiettivo di risolvere le problematiche più complesse legate alla Proprietà Industriale sia nel mercato interno sia nei mercati esteri e individuano nel binomio Proprietà Industriale e Prodotto di Eccellenza la formula vincente per superare la crisi ed uno stimolo per la creazione di una nuova cultura imprenditoriale in grado di coniugare innovazione, ricerca e sviluppo.
- Servizio L’Esperto Risponde: Call Center +39 06 4705 5800 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 - che sulla base delle richieste, provvederà a fissare un appuntamento telefonico o presso la Sala del Pubblico con uno dei trenta esperti della DGLC- UIBM.
- Sportello Cina-Russia-Brasile: per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso al servizio, collegarsi al seguente link https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/i-servizi/sportello-cina-russia-e-brasile
Inoltre, è attivo il “Progetto di Assistenza alle imprese italiane in tema di tutela della proprietà industriale e lotta alla contraffazione” - promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da Unioncamere, in collaborazione con Assocamerestero, con le Camere di Commercio Italiane di San Paolo (Brasile) e Casablanca (Marocco) e con Si.Camera – che intende fornire alle aziende italiane un pratico strumento informativo sulle normative e modalità di tutela che disciplinano la proprietà industriale nonché assicurare loro assistenza nei due Paesi target del Progetto.
Due, le aree di intervento:
- una di tipo informativo per fornire alle aziende italiane interessate ai mercati brasiliano e marocchino un kit completo e aggiornato riguardo i due contesti Paese,
- l’altra di assistenza e supporto specifico fornito dal punto di collegamento attivato presso le Camere.
Le informazioni riguardo la disciplina legislativa e le procedure di salvaguardia dei marchi e dei brevetti nei due Paesi sono contenute nei Dossier realizzati dalle CCIE di San Paolo e Casablanca, disponibili sul sito di Assocamerestero nell’apposita sezione dedicata al Progetto. L’azienda interessata ad approfondire alcune tematiche e/o che si trova ad affrontare problematiche legate al tema della contraffazione, può rivolgersi direttamente ai referenti attivi presso le CCIE.
Per ogni ulteriore informazione e/o approfondimento riguardo il Progetto, è possibile contattare Camilla Sala, Area Promozione, Comunicazione e Sviluppo, Assocamerestero (camilla.sala@assocamerestero.it; +39 06 44231314).
Guida pratica alla registrazione comunitaria e internazionale dei marchi
Il PATLIB dell’Azienda Speciale IN.FORM.A. della Camera di commercio di Reggio Calabria e il PATLIB della Camera di commercio di Pescara, con il cofinanziamento del Programma di potenziamento della rete UBM delle Camere di Commercio e della rete dei PATLIB (Patent Library) e dei PIP (Patent Information Point) del MISE e con la collaborazione di Dintec - consorzio per l’innovazione tecnologica del Sistema camerale e dell’ENEA hanno realizzato la guida "La registrazione di marchi presso UAMI e presso OMPI" (scaricabile anche tra gli allegati).
Nell’intento di supportare le imprese nell’intraprendere la scelta di un deposito all’estero di un proprio marchio, la Guida approfondisce tutti gli aspetti dell’iter di deposito a partire dalla scelta della strategia, alla modalità di verifica della “bontà” del proprio marchio fino agli aspetti procedurali del deposito di una domanda presso l’UAMI (Ufficio Europeo per il Mercato Comunitario) e l’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale).
Il gruppo di lavoro:
- Autore: Avv. Elio De Tullio
- Progettazione struttura e contenuti: dott.ssa Ilaria Di Luigi (Camera di commercio di Pescara), ing. Angelica Pirrello (Azienda Speciale IN.FORM.A.), dott.ssa Eliana Nicosia (Dintec)